2017.11.11 (토)

미국 특허



안녕하세요? 특허, 상표, 디자인 등 지식재산권 전문 로펌 Park & Associates IP Law, PC (일명 ”Park Patents”)의 대표인 박현종 특허변호사(겸 변리사)입니다. 저희에 대한 상세한 내용은 저희의 웹사이트 (www.parkpatents.com)를 참조하시기 바랍니다. 

지난번에는 특허를 받을 수 있는 대상에 대해서 알아보았는데, 금번에는 특허를 등록받기 위해 미국 특허 상표청(U.S. Patent and Trademark Office)에 제출해야 하는 특허출원서류에는 어떠한 것을 포함해야 하는지에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 

특허출원서류에 포함하여야 하는 서류에는 발명자 선언서(Oath or Declaration), 대리인 위임장(Power of Attorney), 명세서, 도면 등이 있으며, 아울러 발명자가 특허출원건의 권리 소유자(owner)를 변경하는 경우에는 양도증 또는 양도계약서 (Assignment) 등을 구비하여 제출하여야 한다. 이러한 출원서류는 전문가의 안내에 따라 관련 서류를 정확하게 작성하여 제출해야 하며, 특히 우수한 특허를 받기 위해서는 내용적인 면에서 아주 중요한 서류인 명세서(specification)와 특허청구범위(claims), 도면(drawings) 등은 법적 자격과 실력을 갖춘 특허변호사(US Patent Attorney)나 변리사(US Patent Agent) 등을 통해 전문적으로 준비하는 것이 필수적이다. 

특허를 받기 위해서는 단순한 아이디어 정도가 아니라 그 아이디어가 구체화되어 상당히 구체적인 발명 내용이 완성이 되어야 하며, 특허법에서는 발명의 구체적인 구성 내용과 작동방식 등의 구체적인 내용을 명세서(specification)와 도면(drawings)을 통해 상세하고 명확하게 작성하여 제출할 것을 요구하고 있으며, 아울러 명세서에는 특허발명의 독점 배타권의 권리범위를 글로서 정의하는 특허 청구항(claims)을 포함해야 한다.

즉, 특허를 받기 위해서는 명세서 등의 기재내용에 상세성, 명료성 및 구체성(written description requirement)을 구비할 것을 요구하고 있으며, 아울러 미국 특허법에서는 명세서와 도면의 기재내용을 보고 청구범위에 기재된 발명을 해당분야의 통상 수준의 기술자가 과도한 실험(excessive experiments) 없이도 해당 발명 내용을 실시하거나 구현해 볼 수 있을 정도로 구체적이고 충분하게 작성할 것(enablement requirement)을 요구하고 있으며, 이러한 명세서/도면의 요구조건을 만족하지 못하는 경우에는 심사과정에서 특허등록을 거절할 수 있도록 규정하고 있다. 예를 들면, 물건 발명이나 장치 발명인 경우에는 그 물건과 장치를 구성하는 세부적인 구성과 각부의 구조와 결합관계 및 작동방식, 효과 등을 구체적으로 기재한 명세서와 도면을 준비하여 제출하여야 하며, 화학물질이나 조성물 등의 발명인 경우에는 조성물의 성분과 각 재료의 함량, 화학구조, 작용 및 특성 등을 구체적으로 기재해야 하며, 방법 발명인 경우에도 그 방법(예를 들어 제조방법)을 구성하는 각 공정(method steps)의 내용과 특성, 효과 등을 구체적으로 작성하여야 한다. 

또한 특허의 독점적인 권리범위를 글로서 정의하여 특허침해 여부 판단 등에서 권리 문서로 사용되는 특허 청구항(claims)은 선행기술과의 차이점, 다시 말해 특허를 받기 위한 필수요건인 신규성(novelty)을 잘 나타내고, 아울러 제삼자가 발명의 내용을 약간 변경하는 방법으로 특허침해에서 쉽게 벗어날 수 없도록 작성하는 것이 매우 중요하다. 

이상과 같이 명세서(specification), 특허 청구항(claims), 도면 등은 특허법에 정통하고 관련 기술을 이해하는 특허전문가가 전문적으로 내용을 작성하여야 양질의 특허를 받게 되고 이후에 활용할 수 있는 소위 “대박”특허를 받을 수 있게 되는 것이므로 경험 많고 유능한 전문 특허변호사나 변리사를 통해 제대로 준비하는 것이 필수적이다.

아울러 한글로 작성하여 한국에서 출원한 한글 명세서와 한글 청구항을 사용하여 번역 사무소에서 영어로 번역하여 미국에 출원하는 경우에는 영어 번역이 제대로 되지 않아 심사과정에서 어려움을 겪는 경우가 많으며, 이로 인하여 제대로 된 특허를 받지 못하게 되는 경우가 허다하다. 이와 같은 문제점을 방지하기 위해서는 명세서와 청구범위(claims)에 대해서 미국 특허를 출원하기 전에 전문 미국 특허변호사(US Patent Attorney)나 변리사(US Patent Agent)의 내용 검토와 수정 작업을 거친 후에 출원할 것을 적극 권장한다. 

기업들이 작금의 무한경쟁 시대에서 살아남고 발전하기 위해서는 기술개발과 함께 우수한 특허를 확보하고 이를 기업 경쟁력을 높이는 경영 수단으로 활용하는 것이 대박의 길로 나아가기 위해 매우 중요한 과제인 것이다.


Park & Associates IP Law, PC
박현종 미국 특허 변호사(겸 변리사)

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